Sittenwidriger Markenrechtserwerb und Unterlassung der Zeichennutzung – OGH 4 Ob 252/16m

Sachverhalt

Die Parteien und mit ihnen verbundene Unternehmen konkurrieren auf dem Markt für Fernsehprogramme mit Modethemen. Der Streit betrifft die Nutzung des Begriffs „Fashion“ zur Bezeichnung solcher Programme; beide Unternehmensgruppen verfügen über Markenrechte und führen den Begriff auch in ihrer Firma. [2]

Gegenstand des Sicherungsverfahrens war ein Unterlassungsbegehren im Zusammenhang mit Unionsmarken, deren Verfall beziehungsweise hilfsweise Nichtigerklärung ebenfalls thematisiert war. Die Klägerin stützte den Unterlassungsanspruch im Revisionsrekursverfahren ausschließlich darauf, die Beklagte habe Rechte an den Marken sittenwidrig erworben. [3] [2]

Die Beklagte bestritt einen sittenwidrigen Erwerb und verwies unter anderem darauf, keine einstweilige Verfügung beantragt und einer Unterbrechung zugestimmt zu haben. Das Rekursgericht verneinte einen Unterlassungsanspruch allein wegen sittenwidrigen Markenrechtserwerbs; dagegen richtete sich der außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin. [3]

Ausführungen des OGH

Der OGH erklärte den außerordentlichen Revisionsrekurs zwar für zulässig, weil die Klägerin auf frühere Rechtsprechung verwiesen hatte, wies ihn aber inhaltlich ab. [3]

• Streitgegenstand: Der OGH stellte klar, dass sich die Klägerin nicht gegen ein konkretes Verhalten der Beklagten wandte, mit dem diese unter Berufung auf angeblich sittenwidrig erworbene Markenrechte die Zeichennutzung der Klägerin behindere. Vielmehr leitete die Klägerin aus dem behaupteten sittenwidrigen Erwerb ab, dass die Beklagte die Zeichen selbst nicht kennzeichenmäßig nutzen dürfe. [3]
• Abkehr von Vorentscheidungen: Der OGH hielt fest, dass frühere Entscheidungen allein aus einem in Behinderungsabsicht erfolgten Markenerwerb die Unzulässigkeit der Nutzung abgeleitet hatten. Diese Ansicht werde bei neuerlicher Überprüfung nicht aufrechterhalten. [3]
• Bösgläubiger Markenrechtserwerb: Nach dem Vorbringen der Klägerin lag kein bösgläubiger Markenrechtserwerb im Sinn von Art 52 Abs 1 lit b UMV vor. Diese Bestimmung und § 34 MSchG betreffen nach den Ausführungen des OGH die Anmeldung einer Marke, nicht den späteren Erwerb von Lizenzrechten oder sonstigen Rechten daran. [3]
• Geltendmachung von Markenrechten: Das Geltendmachen von Rechten aus einer Marke kann sittenwidrig sein, wenn dadurch Mitbewerber in unlauterer Weise behindert werden. Dies begründet nach den Ausführungen des OGH im Regelfall aber nur einen Einwand gegen aus der Marke abgeleitete Ansprüche oder kann ein Vorgehen gegen eine Schutzrechtsverwarnung tragen. [3]
• Zeichennutzung: Die bloße Nutzung eines Zeichens ist nach dem OGH vom Erwerb eines entsprechenden Rechts zu unterscheiden. Wenn die Beklagte bei bloßer Zeichennutzung keinen Unterlassungsansprüchen ausgesetzt wäre, verschlechtert der zusätzliche Erwerb von Rechten an diesen Zeichen ihre Position nicht allein deshalb. [3]
• Eigenständige Anspruchsgrundlage: Ein Anspruch auf Unterlassung der Zeichennutzung bedarf einer eigenständigen Grundlage im Kennzeichenrecht oder Lauterkeitsrecht. Die Frage eines sittenwidrigen Erwerbs kann allenfalls relevant werden, wenn sich der Erwerber zur Verteidigung seiner Nutzungshandlungen auf ein eigenes Recht beruft. [3]

Ergebnis

Der Sicherungsantrag blieb erfolglos. Maßgeblich war, dass der bloße Vorwurf eines sittenwidrigen Markenrechtserwerbs ohne eigenständige kennzeichen- oder lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlage nicht ausreicht, um die eigene Zeichennutzung der Beklagten zu untersagen. [1] [3]

• Revisionsrekurs: Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wurde nicht Folge gegeben. [1]
• Kosten: Die Klägerin wurde verpflichtet, der Beklagten die mit 2.200,20 EUR bestimmten Kosten der Rechtsmittelbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen. [1]
• Kernaussage: Allein ein behauptet sittenwidriger Erwerb von Markenrechten begründet im hier behandelten Zusammenhang keinen Unterlassungsanspruch gegen die Nutzung des betroffenen Zeichens durch den Erwerber. [3]

Rechtsgrundlagen

Zentral war die Abgrenzung zwischen einem allenfalls sittenwidrigen Geltendmachen oder Erwerb von Markenrechten und einem selbständigen Anspruch auf Unterlassung der Zeichennutzung. Der OGH verneinte Letzteren ohne zusätzliche kennzeichen- oder lauterkeitsrechtliche Grundlage. [3]

• § 1 UWG: Von der Klägerin herangezogene Grundlage für den behaupteten Behinderungswettbewerb; nach dem OGH ersetzt der behauptete sittenwidrige Rechtserwerb aber keine eigenständige Anspruchsgrundlage für ein Nutzungsverbot. [3]
• Art 52 Abs 1 lit b UMV: Nach den Ausführungen des OGH betrifft die Bestimmung den bösgläubigen Erwerb im Zusammenhang mit der Anmeldung einer Marke, nicht den späteren Erwerb von Lizenzrechten. [3]
• § 34 MSchG: Auch diese Regelung bezieht sich nach dem OGH auf die Anmeldung einer Marke und nicht auf den späteren Erwerb von Rechten daran. [3]
• § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 50 ZPO: Die Kostenentscheidung wurde auf § 393 Abs 1 EO in Verbindung mit §§ 41, 50 ZPO gestützt. [3] [1]