Schutz bekannter Formmarken bei Blutzuckermessgeräten – 4Ob102/25s

Begründung:

[1] Die Erstklägerin und die Erstbeklagte erzeugen jeweils Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung für Diabetiker. Sie beinhalten jeweils ein am Körper getragenes Messgerät (OBU), das mit einem Anzeigegerät (zB Lesegerät oder Smartphone mit entsprechender Software) Verbindung aufnimmt.

[2] Die OBU der Erstbeklagten hat folgendes Aussehen:

/Dokumente/Justiz/JJT_20260512_OGH0002_0040OB00102_25S0000_000/4Ob102_25s.img1is.jpg

[3] Die Zweitklägerin vertreibt das System der Erstklägerin in Österreich, die Zweitbeklagte jenes der Erstbeklagten. Die Zweitbeklagte ist auch Bevollmächtigte der Erstbeklagten gemäß Art 11 Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Die Erstklägerin ist seit 2021 Inhaberin folgender österreichischer Formmarke in Farbe:

/Dokumente/Justiz/JJT_20260512_OGH0002_0040OB00102_25S0000_000/4Ob102_25s.img2is.jpg

[4] Die Klägerinnen begehren – gestützt auf das MSchG und das UWG (Fallgruppen vermeidbare Herkunftstäuschung und unzulässiges Imitationsmarketing) – Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung. Sie brachten unter anderem vor, dass die Formmarke der Erstklägerin als Pionierin und Marktführerin auf dem Gebiet der kontinuierlichen Glukoseüberwachung bei den betroffenen Kreisen in Österreich, zB bei Patienten, potentiellen Patienten, Ärzten, Apothekern, Gesundheits- und Pflegepersonal, durch intensives Marketing in Österreich seit 2015 „beeindruckende“ Verkehrsbekanntheit erlangt und Unterscheidungskraft für die runde Form und weiße Farbe erworben habe. Verwechslungen mit der runden, weißen OBU der Erstbeklagten seien unvermeidlich, vor allem wenn diese am Körper getragen würden. Jedenfalls aber komme es zu Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung sowie einer Verwässerung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Erstklägerin.

[5] Zugleich beantragten die Klägerinnen, den Beklagten den Vertrieb wegen (Beitrag zu) Verletzungen des MSchG und des UWG mit einstweiliger Verfügung zu untersagen.

[6] Im Provisorialverfahren wies das Erstgericht den Sicherungsantrag zunächst (nur) gegenüber der Zweitbeklagten ab, da die Zustellung an die Erstbeklagte in China noch nicht bewirkt werden hatte können. Das von den Beklagten vertriebene Produkt sei schon nach dem Vorbringen weder mit der Marke noch den Produkten der Klägerinnen verwechslungsfähig; danach unterschieden sich die Oberflächengestaltung oben und an den Seiten, die Form und die Platzierung des Kontaktpunkts sowie die Farbe nämlich deutlich.

[7] Das Rekursgericht traf selbst Feststellungen zur Marke der Erstklägerin sowie den Produkten der Beklagten allein auf Basis der vorgelegten Urkunden, bejahte die Verwechslungsgefahr und erließ die einstweilige Verfügung gegen die Zweitbeklagte für die Unterlassungsansprüche nach MSchG gegen Sicherheitsleistung von 50.000 EUR. Hinsichtlich der Ansprüche nach UWG hob das Rekursgericht die Entscheidung auf und trug dem Erstgericht eine neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung auf.

[8] Der Oberste Gerichtshof verneinte die Verwechslungsgefahr ausgehend vom bescheinigten Sachverhalt und stellte zu 4 Ob 100/24w die erstinstanzliche Abweisung der Unterlassungsansprüche nach MSchG wieder her. Die Formmarke der Erstklägerin sei nur ein schwaches Zeichen, bei dem weder der dem Tragekomfort dienenden Form als Diskus bzw runde Scheibe noch der für Medizinprodukte typischen weißen Farbe Unterscheidungskraft zukämen. Ob die Anordnung und Form der Oberflächenöffnungen von den beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst würden, sei im Provisorialverfahren zwar nicht festgestellt worden. Selbst falls es sich um unterscheidungskräftige Merkmale handle, sei ihre Ausgestaltung bei der Formmarke der Erstklägerin und der OBU der Erstbeklagten jedoch völlig verschieden. Daher sei nach den Ergebnissen des Provisorialverfahrens weder von Verwechslungsgefahr im engeren noch im weiteren Sinn auszugehen.

[9] Im Hauptverfahren brachten die Klägerinnen vor, dass im Provisorialverfahren nur die Verwechslungsgefahr auf Basis der originären Unterscheidungskraft geprüft worden sei. Weder die durch Verkehrsgeltung erlangte Unterscheidungskraft noch der erweiterte Schutz der Formmarke als bekannte Marke seien behandelt worden. Konkret besitze die Formmarke einen Bekanntheitsgrad von 88 %, einen bereinigten Kennzeichnungsgrad von 50 % und einen Zuordnungsgrad von 32 % im unter Endverbrauchern relevanten Personenkreis, das seien Diabetespatienten mit intensivierter Insulintherapie und ihre Begleit- bzw Aufsichtspersonen. Unter dem ebenfalls zum Verkehrskreis gehörenden medizinischen Fachpersonal sei die Bekanntheit erfahrungsgemäß sogar noch größer.

[10] Die Beklagten wendeten ua ein, dass der Oberste Gerichtshof im Provisorialverfahren alle markenrechtlichen Ansprüche rechtskräftig verneint habe.

[11] Im Hauptverfahren wies das Erstgericht die auf Markenverletzung gestützten Klagsansprüche 1 bis 5, 6.1, 6.2 und 10 sowie den auf UWG gestützten Anspruch 9 ohne Beweisaufnahme und Verbreiterung des Sachverhalts unter Verweis auf die Rechtsansicht des Obersten Gerichtshofs im Provisorialverfahren ab.

[12] Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung außer über das UWG-Begehren 9, für das es das Verfahren an die erste Instanz zurückverwies. Sekundäre Feststellungsmängel in Zusammenhang mit der Bekanntheit der Marke verneinte es, weil der Oberste Gerichtshof wegen einer Erwähnung des Begriffs „gedankliche Verbindung“ in der Revisionsrekursbeantwortung diese bereits im Provisorialverfahren selbst für den Fall der Bekanntheit der Marke geprüft und verneint habe.

[13] Die außerordentliche Revision der Klägerinnen strebt eine Stattgebung der auf MSchG gestützten Ansprüche an. Hilfsweise enthält sie einen Aufhebungsantrag.

[14] Die Beklagten beantragen in der freigestellten Revisionsbeantwortung die Zurück- oder Abweisung des Rechtsmittels.

[15] Die Revision ist zur Wahrung der Rechtssicherheit im Einzelfall zulässig und auch berechtigt.

[16] 1. Die Klägerinnen weisen richtig darauf hin, dass bekannte Marken einen weiteren Schutzbereich genießen.

[17] 1.1. Ist eine Marke im Inland bekannt, kann deren Inhaber nach § 10 Abs 2 MSchG Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen zu benutzen, auch wenn die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen seinen nicht gleich oder ähnlich sind. Voraussetzung ist nur, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

[18] 1.2. Sind Marken – wie die Klägerinnen hier behaupten – bekannt iSd § 10 Abs 2 MSchG, setzt ihr Schutz also keine Verwechslungsgefahr voraus, sondern nur eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum Zeichen gedanklich miteinander verknüpft (RS0133145).

[19] Einander gegenüberstehende Zeichen müssen einander auch bei Bekanntheit deshalb gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dann zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann (RS0120364). Der Grad der dafür erforderlichen Ähnlichkeit ist aber niedriger anzusetzen als der Grad der Ähnlichkeit, der für Verwechslungsgefahr verlangt wird. Es reicht aus, wenn die Ähnlichkeit in einem der drei Punkte Bild, Klang oder Sinngehalt besteht (vgl 4 Ob 27/20d), damit die Marke gegen unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt ist (RS0118990; RS0115930; vgl 4 Ob 19/21d, Absolut, mwN).

[20] Der Ähnlichkeitsbereich und damit der Schutz der bekannten Marke reicht umso weiter, je bekannter eine Marke ist und je größer ihre Unterscheidungskraft ist. Denn umso eher werden die beteiligten Verkehrskreise ein sich optisch, klanglich oder in seiner Bedeutung anlehnendes Zeichen gedanklich in Verbindung mit ihr bringen (Guggenbichler in Kucsko/Schuhmacher, marken.schutz³ [2020] § 10 Rz 664, 675).

[21] Auch bei Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung sind die die Marke unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (RS0117324). Schutzunfähige oder schwache Teile tragen im allgemeinen, wenn überhaupt, so nur wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei; schon relativ geringe Abweichungen in den restlichen Bestandteilen reichen infolgedessen in der Regel aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen (RS0066749). Jedoch ist sowohl die der Marke von Haus aus innewohnende als auch die infolge ihrer Benutzung erworbene Unterscheidungskraft zu berücksichtigen (EuGH C-252/07, Intel, Rn 54).

[22] 1.3. Der erweiterte Schutz setzt voraus, dass die Benützung des jüngeren Zeichens in unlauterer Weise erfolgt (was bei Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens nahe liegt) und kein dies rechtfertigender Grund vorhanden ist (RS0115930); die Beweislast für das Fehlen von Unlauterkeit oder das Vorliegen rechtfertigender Umstände trifft grundsätzlich den Verletzer (vgl RS0120365). Anhaltspunkte für die Unlauterkeit bilden etwa die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen Waren-/Dienstleistungsgebiet und vor allem die – meist naheliegende, wenn nicht konkret widerlegte – Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen (vgl 17 Ob 15/09v, Styriagra; RS0118990). Unlauter kann vor allem eine Annäherung durch Übernahme besonderer Gestaltungselemente aus Bild-Marken, Logos, typischen Schriftzügen oder der farblichen oder figürlichen Ausgestaltung sein (vgl 4 Ob 222/16z).

[23] 1.4. Faktoren, die bei der Prüfung, ob das Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken vornimmt (vgl EuGH C-375/97, General Motors, Rn 23; C-408/01, Adidas, Rn 29), zu berücksichtigen sind, sind, neben dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum (vgl EuGH C-252/07, Intel, Rn 42).

[24] 2. Die Klägerinnen zeigen richtig auf, dass all diese Aspekte nicht abschließend im Provisorialverfahren behandelt wurden.

[25] 2.1. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts hatte der Oberste Gerichtshof im Provisorialverfahren keinen Anlass, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die beteiligten Verkehrskreise die OBU der Erstbeklagten und die Formmarke der Erstklägerin gedanklich verknüpfen.

[26] Der im Provisorialverfahren als bescheinigt angenommene Sachverhalt enthält nämlich weder Feststellungen dazu, welche Verkehrskreise für die Marke relevant sind, welchen Bekanntheitsgrad die Marke in diesen Kreisen besitzt, und – sofern es sich um Fachkreise handelt – ob diese Kreise eine gedankliche Verknüpfung vornehmen; noch zur behaupteten erworbenen Verkehrsgeltung sowohl der weißen Farbe als auch der runden Form.

[27] Auch die Parteien führten im Revisionsrekurs und dessen Beantwortung nichts zu einer Bekanntheit der Marke oder zu einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft aus.

[28] 2.2. Selbst wenn aber die Vorinstanzen im Provisorialverfahren zu all diesen Aspekten aufgrund der angebotenen Bescheinigungsmittel einen Sachverhalt als bescheinigt angesehen und sämtliche Instanzen auf dieser Basis eine rechtliche Beurteilung vorgenommen hätten, wäre es den Parteien im Hauptverfahren freigestanden, weitere Beweise für ihre jeweiligen Prozessstandpunkte anzubieten. Die Vorinstanzen hätten aufgrund dieser verbreiterten Basis und anhand des im Hauptverfahren erforderlichen Beweismaßes der hohen Wahrscheinlichkeit einen abweichenden Sachverhalt feststellen und diesen auch rechtlich anders beurteilen können. Die einstweilige Verfügung entfaltet keine Bindungswirkung für einen nachfolgenden Prozess (RS0043717, RS0088984).

[29] 2.3. Dies gilt umso mehr im vorliegenden Fall, wo die Erstbeklagte im Provisorialverfahren wegen der erst später erfolgten Zustellung in China nicht einmal beteiligt war.

[30] 3.1. Die Klägerinnen rügen das Fehlen von Feststellungen zu den Themen Bekanntheit der Marke sowie erworbene Verkehrsgeltung von nicht originär unterscheidungskräftigen und/oder schwachen Bestandteilen der Marke zurecht als sekundäre Feststellungsmängel im Hauptverfahren.

[31] 3.2. Das Erstgericht wird daher im zweiten Rechtsgang nach Aufnahme der dazu angebotenen Beweise Tatsachenfeststellungen (allenfalls non-liquet Feststellungen) zum relevanten Parteienvorbringen, insbesondere zu folgenden Themen zu treffen haben:

-Dauer und Intensität der Nutzung der Marke durch die Erstklägerin, insbes Absatz, Marktanteil und Vermarktungsmaßnahmen;

-welche Verkehrskreise die Produkte der Erstklägerin beziehen;

-welchen Kennzeichnungsgrad die Marke in diesen Kreisen besitzt;

-falls Richter nicht zu diesen Kreisen gehören und daher eine Beurteilung nicht aus der Lebenserfahrung heraus möglich ist: welche Elemente (insbes weiße Farbe und/oder Kreisform) nach der Verkehrsauffassung in den relevanten Kreisen für den Kennzeichnungsgrad ausschlaggebend sind;

-ob und allenfalls aufgrund welcher Elemente (insbes weiße Farbe und/oder Kreisform) diese Kreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Formmarke der Erstklägerin und der OBU der Erstbeklagten vornehmen;

-ob die Form nach der Verkehrsauffassung in diesen Kreisen für die Benutzerfreundlichkeit und den Tragkomfort eine Rolle spielt;

-ob durch die OBU der Erstbeklagten die Bekanntheit der Marke der Erstklägerin in den von den Klägerinnen behaupteten Weisen (zB Verlust der Kennzeichnungskraft der Marke) unlauter ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Dabei wird insbesondere auch auf das Vorbringen zur post-sale-confusion Bedacht zu nehmen sein.

[32] 4. Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 dritter Satz ZPO.